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案说海外|美国专利无效 - 573 U.S. 208 (2014) - 关于专利适格性的问题

吕文君
2025-04-02 11:02

Part. 01

案件背景

上诉人(专利权人):Alice Corporation Pty. Ltd.

被上诉人:CLS Bank International

审理机构:美国最高法院

判决结果:涉案专利无效,维持原判

Alice Corporation Pty. Ltd.(Alice公司)是一家澳大利亚企业,持有’479、’510、’720和’375号专利,这些专利涉及一种减少结算风险的金融交易方案,即在交易中仅一方履行义务的风险。其专利权利要求通过计算机系统作为中介,促进双方金融义务的交换。

CLS Bank International(CLS银行)是一家跨国金融机构,主要业务涉及货币交易,并需应对结算风险。2007年5月,CLS银行起诉Alice公司,寻求确认相关专利无效并裁定其不构成侵权。Alice公司随即反诉,指控CLS银行侵犯其专利权。

2011年,美国联邦地区法院裁定,涉案专利权利要求本质上是“利用中立第三方促进债务同时交换以最小化风险”,属于抽象概念,因此不具备专利适格性。2012年,美国联邦巡回上诉法院推翻该裁定,认为这些权利要求是否涉及抽象概念并不“明显”。然而,全席审判庭重新审理后,维持了联邦地区法院的原判,认定相关权利要求均不具备专利适格性。最终,美国最高法院受理该案,并就软件和商业方法的专利适格性作出裁决。


Part. 02

法律分析

美国专利法35 U.S.C. § 101规定,符合专利保护的客体不得属于自然法则、自然现象或抽象概念。这一排除性原则旨在防止垄断科学与技术的基本工具,否则可能阻碍创新,违背专利法促进技术进步的核心目标。     

但并非所有涉及抽象概念的发明都不具备专利适格性。如果一项发明对抽象概念进行了创新性应用,并实现新的、有益的技术效果,则仍可获得专利保护。因此,关键在于区分:

● 仅使用抽象概念作为专利权利要求的发明(不具备专利适格性)。

将抽象概念整合到更大范围的技术创新中的发明(可能具备专利适格性)

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 案中,美国最高法院提出了判断专利适格性的两步法(Mayo Test)

1.第一步:确定权利要求是否涉及自然法则、自然现象或抽象概念

2.第二步:如果权利要求涉及这些司法例外,需进一步分析其是否包含“创造性概念”,即是否具有足够的附加技术特征,使其超越抽象概念本身,形成可专利的发明。



Part. 03

判决结果

美国最高法院认定,Alice公司的专利权利要求涉及抽象概念,而仅依靠通用计算机实现并不足以使其转化为符合专利条件的发明。因此,最高法院维持联邦巡回上诉法院的判决,认定该专利无效。


Part. 04

典型意义

Alice案确立了对软件和商业方法专利适格性的严格审查标准,并进一步明确了Mayo案提出的“两步法”,对所有专利技术领域均产生深远影响。

案件之后,美国专利商标局(USPTO)在2019年《专利客体适格性审查指南》中进一步细化了Alice 案确立的两步法,具体流程如下:

步骤1:判断权利要求是否属于方法、机器、产品或物质成分。若否,则无专利适格性;若是,则进入步骤2A

步骤2A

Prong One:判断权利要求是否涉及抽象概念、自然法则或自然现象。

Prong Two:若涉及司法例外事项,需进一步判断其是否已整合到实际应用(integrated into a practical application)。若是,则具备专利适格性;否则进入步骤2B

步骤2B:判断权利要求是否包含“显著多于”自然规律、自然现象或抽象概念的技术特征。若否,则该专利无效。

Alice案后,美国最高法院未再对35 U.S.C. § 101 相关案件作出新的判决,相关司法解释主要由专利审判与上诉委员会(PTAB)及联邦巡回上诉法院进一步发展和应用。

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